Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 23 Nisan 2020 tarihli ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında[1], ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu bir marka başvurusunda, şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verilirken ilgili kamu kesiminin ürünü algılayış şeklinin dikkate alınıp alınmayacağına ve bu değerlendirmenin yalnızca markanın grafik gösterimine bağlı olarak yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulunmuştur. ABAD söz konusu kararı verirken ayrıca mala asli değerini veren özelliklerin neler olabileceği konusunda açıklamalar yaparak marka ve tasarım hukuku arasındaki ilişkiye değinmiştir.
Aşağıda detayları açıklanacak olan ön yorum kararı (Gömböc, C-237/19), 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi (“Direktif”)[2] m.3(1)(e) ile ilgili önemli değerlendirmeler içermekte olup bu karar, aynı paragrafın mevzuatımızdaki karşılığı olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/1(e)’in yorumlanması hususunda da yol gösterici niteliktedir.
Marka Başvurusuna Konu Olan Ürün Hakkında
Kararın detaylarına geçmeden önce, marka başvurusuna ve karara konu olan üç boyutlu şekil hakkında bilgi vermek kanaatimizce gereklidir.
Katı cisimlerdeki statik denge noktalarının sayı ve konumlarının araştırılması Arşimet zamanına kadar uzansa da, konuyla ilgili en temel sorulardan biri olan “tek bir katı cismin kaç tane denge noktası olabilir?” sorusu yakın zamana kadar cevaplanmamıştır. Denge sayısının asgari olarak dört olması gerektiğine dair güçlü göstergeler olsa da, 1995 yılında Rus matematikçi Vladimir Arnold asgari sayının iki olabileceğini iddia etmiştir. Arnold’un bu iddiası, daha önce sadece iki denge noktasına sahip bir cisim görülmediği için, birçok bilim adamını şaşırtmıştır. Ne var ki bu teori, 2006 yılında Macar bilim adamları tarafından marka başvurusuna konu ürün olan “Gömböc” ile kanıtlanmıştır.
Gömböc, aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere, matematiksel hesaplamaların sonucu olarak çıkan bir ürün olup, köşeleri olan yuvarlak bir cisme benzemektedir.
Gömböc, bir kararlı ve bir kararsız denge noktasına sahip ilk ve tek üç boyutlu homojen nesne olup bu özelliği sayesinde hangi konumda bırakılırsa bırakılsın kendi temel konumuna dönebilmektedir (“self-righting”).
Ürünün tanımına bakıldığında akıllara ülkemizde hacıyatmaz olarak bilinen oyuncaklar gelse de bu oyuncakların altında eski şekillerine dönebilmelerini sağlayan ağırlıklar bulunmaktadır. Oysaki Gömböc, homojen bir malzemeden oluşmakta ve dolayısıyla cismin matematiksel hesaplamalarla oluşturulan şekli, cismin ilk baştaki ana konumuna geri dönmesini sağlayan temel unsurdur.
Daha çok dekoratif amaçlarla kullanılan bu ürünün işleyişini görmek isteyen okuyucularımız aşağıda yer alan videoya göz atabilirler:
Yerel Mahkeme Süreci ve ABAD’a Yöneltilen Sorular
Gömböc’ün yaratıcısı Macar Şirket Gömböc Kft., aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu şeklin 14.sınıftaki “dekoratif eşyalar”, 21. sınıftaki “ dekoratif kristal ve porselen eşyalar” ve 28. sınıftaki “oyuncaklar” emtiası üzerinde tescil edilmesi için Macar Fikri Mülkiyet Ofisine (“HIPO”) bir marka başvurusunda bulunmuştur.
HIPO, marka başvurusuna konu şeklin Gömböc ürününün kendi şekli olduğu, ürünün oyuncak olarak teknik işlevinin ne şekilde yüzeye bırakılırsa bırakılsın kendisini düzeltip temel konumuna dönebilmek olduğu ve bu özelliğin de ürününün dış tasarımından kaynaklandığı tespitinde bulunmuştur. HIPO, bu nedenle şeklin bilgilendirilmiş ve makul tüketici tarafından bir marka olarak değil de, belirtilen teknik sonuca ulaşmak için gerekli olan bir şekil olarak algılanacağına karar vermiştir. Yerel Ofis 14. ve 21. sınıflarda yer alan dekoratif eşyalar bakımından ise, Gömböc’ün ticari değerinin göz alıcı şeklinden kaynaklandığına ve bu şeklin de ürüne asli değerini verdiğine karar vermiştir. Sonuç olarak, başvuru 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) paragrafı nedeniyle tümden reddedilmiştir.
Gömböc Kft’nin HIPO’nun kararına karşı yapmış olduğu itirazı birinci ve ikinci derece mahkemeler tarafından reddedilince, şirket son olarak kararı Macaristan Yüksek Mahkemesine (Kúria) taşımıştır. Yüksek Mahkeme, 2008/95 numaralı Direktif’in m. 3(1)(e)(ii) ve (iii) uyarınca meseleyi ABAD’a taşımış ve aşağıdaki soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılmasını talep etmiştir:
“1. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(ii),
(a) istenen teknik sonucu yerine getirmek için şeklin gerekli olup olmadığı hususunun yalnızca markanın sicilde yer alan grafik gösterimine dayanarak yapılacağı şeklinde mi, yoksa
(b) ilgili kamu kesiminin şekli algılayış biçiminin de dikkate alınabileceği şeklinde mi yorumlanmalıdır?
Bir başka deyişle, istenen teknik sonucu elde etmek için tescili talep edilen şeklin zorunlu olduğunun ilgili kamu kesimi tarafından bilinmesi değerlendirmede dikkate alınabilir mi?
2. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi, yetkili makamın sadece ilgili kamu kesiminin ürünle ilgili algısı veya bilgisine dayanarak ilgili şeklin ürüne esasa ilişkin değer kattığı sonucuna varabileceği şeklinde yorumlanabilir mi?
3. Marka Direktifi m.3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi,
(a) markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması ve bu şeklin ayırt edici niteliği nedeniyle hâlihazırda tasarım korumasından yararlanması durumunda veya
(b) ürünün estetik görünüşünün ürüne belirli bir değer kattığı durumda uygulanabilir mi?”[3].
ABAD’ın Değerlendirmeleri
Birinci Soru
Divan’a göre Temyiz Mahkemesi ilk sorusuyla, Direktifi’in m. 3(1)(e)(ii)[4]’de yer alan ret gerekçesinin değerlendirilmesinde yalnızca markanın grafik gösteriminin mi dikkate alınacağını yoksa ilgili kamu kesiminin işareti algılayış biçimi veya başka bilgilerin de dikkate alınıp alınamayacağını sormaktadır.
Bu hüküm uyarınca, sadece teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekilleri münhasıran içeren işaretler tescil edilemeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Divanın önceki kararları doğrultusunda, Direktif m. 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir. Maddenin ikinci paragrafında düzenlenen işlevsel şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (tasarım, patent, vb.) sağlanan korumanın, kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir.
ABAD, m. 3(1)(e)(ii) hükmünün doğru uygulanabilmesi için kararında iki adımdan oluşan bir değerlendirme öngörmüştür. ABAD, markanın tesciline karar verecek olan yetkili makamın ilk olarak üç boyutlu şeklin esas özelliklerini belirlemesi gerektiğini, ikinci olarak ise bu özelliklerin ilgili ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediğine karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.
Bu değerlendirmenin ilk aşaması ile ilgili olarak ABAD, üç boyutlu şeklin esas özelliklerinin değerlendirilmesine prensip olarak işaretin grafik görselinin incelemesiyle başlanması gerektiğini ancak yetkili makamın esas özellikleri doğru tanımlamasını sağlayacak diğer faydalı bilgilere (anketler, uzman görüşleri vb.) de başvurabileceğini ifade etmiştir. Mahkeme, ilgili kamu kesiminin üç boyutlu şekli algılayış biçiminin şeklin esas özelliklerinin tespitinde dikkate alınabileceğine karar vermiştir.
Değerlendirmenin ikinci aşaması (ilk adımda belirlenen esas özelliklerin ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediği tespiti) ile ilgili olarak ise Mahkeme, şeklin grafik gösteriminde ürünün yalnızca bir kısmının gözükmesi durumunda, gözüken kısım tek başına teknik sonuca ulaşmak için yeterli olmasa da, eğer istenen teknik sonuç için gerekliyse m. 3(1)(e)(ii)’nin uygulanabileceğine karar vermiştir.
Bir başka deyişle, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için markanın grafik gösteriminde ürünün teknik sonucunu elde etmek için gerekli olan temel özelliklerinden yalnızca birinin görünür olması yeterlidir.
ABAD’a göre, ürünün teknik fonksiyonu objektif ve güvenilir bilgilere dayanarak belirlenmelidir. Mahkeme, yerel ofisin bu değerlendirmeyi yaparken ürünün teknik fonksiyonları hakkında yazılmış olan bilimsel yayınları, katalogları ve uzman görüşlerini dikkate alabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, ilgili kamu kesiminin algısı her ne kadar şeklin esas özelliklerini belirlemede dikkate alınabilecekse de, ürünün teknik fonksiyonlarının belirlenmesinde bu husus dikkate alınmamalıdır. Mahkeme tarafından ilgili kamu kesiminin söz konusu ürünün teknik özelliklerinin ne olduğunu ve işareti oluşturan ürün şeklinin ne ölçüde bu özelliklere katkıda bulunduğunu kesin olarak belirleyecek uzmanlığa sahip olamayacağına dikkat çekilmiştir.
İkinci Soru
Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen ikinci soru ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceğini düzenleyen Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin[5] yorumlanmasına ilişkindir.
ABAD kararında bu hükmün uygulamasının; ilgili şeklin özellikleri nedeniyle ürünün çekiciliğinin tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu, bu nedenle de şeklin tek bir üreticinin tekeline bırakılmasının rekabeti bozacağını gösteren objektif bir analize dayanması gerektiğini belirtmiştir. Kısacası Mahkeme, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için tüketicinin söz konusu malları satın alma kararının büyük ölçüde işareti oluşturan şeklin özelliği tarafından şekillendiğinin nesnel ve güvenilir kanıtlarla ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. Öte yandan, Mahkeme’ye göre ürünün teknik nitelikleri veya itibarı gibi şekline bağlı olmayan diğer özellikleri bu değerlendirme açısından önemsizdir.
ABAD, ortalama bir tüketicinin ürünü algılayış şeklinin tek başına m. 3(1)(e)’nin üçüncü paragrafında yer alan ret sebebinin uygulanması için belirleyici bir unsur olmadığını ancak yine de bu hususun işaretin esas özelliklerini belirlemek için yararlı bir kriter olabileceğini belirtmiştir.
ABAD’ın kararında belirtildiği üzere; yerel mahkeme, ürüne esas değer katan unsurun ürünün şeklinin matematiksel bir keşfin somut sembolü haline gelmesi olduğuna karar vermiştir. ABAD’a göre yetkili makam, ilgili kamu kesiminin markayı oluşturan şekli algılayış şeklini ve ürün hakkındaki bilgisini göz önünde tutarak şeklin bir matematiksel keşfin sembolü haline geldiğine karar verme yetkisine sahiptir. Yetkili makam bu yönde karar verdiği için, ABAD’a göre, şeklin esas özelliğinin de bu husus olduğuna karar vermeye yetkilidir. ABAD, şeklin bu özelliğinin ürünlere esasa ilişkin değer katıp katmadığının yetkili makam tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
ABAD’ın değerlendirmesine göre böyle bir özelliğin kendi başına şeklin estetik değerleriyle ilgili olmaması Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin uygulanmasına engel değildir. Mahkeme, “ürünlere esasa ilişkin değer katan şekil” kavramının yalnızca sanatsal veya süs değeri olan malların şekilleri ile sınırlı olmadığının unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. Zira Mahkemeye göre, şeklin ürünlere esasa ilişkin bir değer katıp katmadığı sorusu şeklin ilgili piyasada ortak olarak kullanılan diğer şekillerden farklı olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler temelinde incelenebilecektir.
Sonuç olarak ABAD, üç boyutlu ürünün şeklinden oluşan markalarda şeklin esas özelliklerinin belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin ürünü algılama şeklinin veya ürüne dair bilgisinin dikkate alınabileceğine karar vermiştir.
Üçüncü Soru
Yukarıda belirtilen üçüncü soru ile ilgili olarak Yerel Mahkeme’nin emin olamadığı husus tasarım korumasından yararlanan bir şeklin otomatik olarak marka korumasından istisna tutulup tutulmadığı olmuştur. Bu soruya cevap vermek için ABAD, Direktif m. 3’ün amacını bir kez daha yineleyip bu amacın çeşitli yasal koruma biçimlerinin bir arada var olmasını engellediği anlamına gelmediğini belirtmiştir. ABAD’ın kararında belirttiği üzere, tasarım hukuku ile marka hukuku birbirinden bağımsız olup aralarında bir hiyerarşi de yoktur.
ABAD’a göre bir ürünün tasarım olarak korunması, ürünün şeklinden oluşan bir marka başvurusunun otomatik olarak m. 3(1)(e)(iii) (mala esasa ilişkin değer katan şekil hali), nedeniyle reddedileceği anlamına gelmemektedir.
Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen 3. sorunun (b) şıkkı, Direktif m. 3(1)(e)(iii)’te yer alan ret sebebinin ürünün şeklinden oluşan bir işarette, ürüne belirli bir değer katan unsurun ürünün estetik görünüşü olması durumunda uygulanıp uygulanamayacağıdır. ABAD bu hususla ilgili olarak, ilgili maddenin dekoratif bir eşyanın şeklinden oluşan işaretlere de uygulanabileceğini ancak bu maddenin ilgili işaretlerin otomatik olarak reddine sebep olmayacağını belirtmiştir.
ABAD, ürüne esasa ilişkin değer katan unsurların ürünün şeklinden kaynaklanması gerektiğini, ürünün; üretim biçiminin, içerdiği materyallerin, yaratılış hikâyesinin veya tasarımcısının bu değerlendirmede bir öneminin olmadığını ifade etmiştir.
Sonuç
ABAD bu kararıyla, Marka Direktifi m. 3(1)(e)’nin yorumlanmasına ışık tutmuştur. Özellikle de “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı, Hauck[6] kararından sonra daha da detaylandırılarak açıklanmıştır. Karar, marka başvurusunda yer alan şeklin ürüne esasa dair bir değer katıp katmadığı değerlendirmesinde kamunun ilgili kesiminin ürünü algılayış şeklinin ya da bilgisinin yalnızca ürünün esas özelliklerinin belirlenmesinde dikkate alınabileceği ortaya koymuştur. Ne var ki karara göre, başvurunun reddedilmesi için tüketicinin ürünü almasının sebebinin büyük ölçüde şeklin esas özelliklerinden kaynaklandığının objektif ve güvenilir delillerle kanıtlanması gereklidir.
ABAD bu kararında Lego kararında[7] olduğu gibi başvuruya konu şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken markanın grafik gösteriminin dışına çıkılabileceğine karar vermiştir. ABAD’ın bu son kararına göre, ürünün esas özelliklerinin (essential characteristics) belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin algısı dikkate alınabilecektir ancak bu özelliklerin ürüne teknik bir fonksiyon katıp katmadığının değerlendirilmesi ancak objektif ve güvenilir kaynaklara dayanılarak yapılmalıdır.
Son olarak karar, aynı şekil için tasarım ve marka korumasının bir arada bulunabileceğini ve üç boyutlu marka başvurusuna konu dekoratif şekillerin ve hatta dekoratif eşyaların otomatik olarak marka korumasından muaf tutulamayacağını belirtmiştir.
Banu Eylül YALÇIN
Mayıs 2020
[1] ABAD’ın C‑237/19, EU:C:2020:296 sayılı, 23 Nisan 2020 tarihli Gömböc kararı, < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8319192>
[2] 22.10.2008 tarihli (AB) 2008/95 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi
[3] C‑237/19 numaralı Gömböc kararı, paragraf 22.
[4] “The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.”
[5] “The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape which gives substantial value to the goods”
[6] ABAD’ın C-205/13, EU:C:2014:2233 sayılı Hauck GmbH v Stokke A/S & others kararı
[7] ABAD’ın C‑48/09 P, EU:C:2010:516 sayılı Lego Juris v OHIM kararı