Ulusal inceleme ofislerinin marka tescil başvuruları hakkındaki bazı kararları, kimi durumlarda hak sahipleri, onların temsilcileri veya yargı tarafından oldukça yanlış ve anlamsız bulunabilmektedir. Bu tip kararlar eleştirilirken, marka inceleme ofisinin karşısına genellikle yabancı ofislerin aynı veya benzer nitelikteki başvurular hakkında verdiği kararlar konulmakta ve hele ki bu kararlar gelişmiş ülke ofislerine ait kararlarsa, itiraz – dava dilekçelerinde “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi yönde olduğu”ndan bahsedilerek ret kararlarının kaldırılması talep edilmektedir. Bu itirazlarda kimi zaman ifadelerde doz aşımı da yaşanmakta ve ofis veya çalışanları ticari özgürlükleri baltalayıcı nitelikte kararlar vermekle itham edilmekte ve “gelişmiş ülke ofisleri”nin uygulamaları buna dayanak olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yaklaşım tam anlamıyla gerçeklikle örtüşmemektedir.
Her şeyden önce gelişmiş ülke ofisi uygulaması şeklinde tek bir yaklaşım veya gerçeklikten bahsedilmesi kanaatimizce mümkün değildir. Bu içerikte standartlaşmış bir yaklaşım olmadığı gibi, tersine gelişmiş ülkeler olarak adlandırılabilecek ülkelerin marka ofislerinin birçok konuda birbirleriyle tamamen ters yönde kararlar verdiği de sıklıkla gözlemlenmektedir. Ofis kararlarının genellikle tek uzman tarafından verilmesi bu durumun gerekçelerinden birisi olsa da, kimi durumlarda ofis uygulamaları temel konularda birbirinden tamamen farklı yaklaşımlar gösterebilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler esas alınacak olursa, bu ülkeler Topluluk Marka Direktifiyle ana çerçevesi belirlenmiş paralel mevzuata sahip olsalar ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) gibi bir ortak ofis 20 yıla yakın bir süredir faaliyette olsa da, halen birbirleriyle aynılaştırılabilmiş bir uygulamaya sahip değillerdir. Bu durumdan duyulan rahatsızlık nedeniyle OHIM ve Birlik üyesi ülkeler, son birkaç yıldır Yakınlaştırma (Convergence) programları uygulamakta ve yalnızca mevzuat bakımından değil, uygulamalar bakımından da birbirleriyle uyumlu hale gelmek için çaba göstermektedir.
Gelişmiş ülke uygulamaları şeklinde bir kavramdan bahsedilecekse, bu kavramın kapsamı elbette ki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle sınırlı değildir. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Norveç, Japonya, Kanada, Rusya Federasyonu, vb. bazı ülkelerde gelişmiş ülkeler kategorisi kapsamında sayılması gereken ülkelerdir ve bu ülkelerin uygulamaları çoğu durumda ne AB üyesi ülkelerin uygulamalarıyla ne de, her ülkenin ayrı uygulaması esas alındığında, kendi aralarında uyum göstermektedir. Bu tip farklılıkları gösteren ve altını çizen çok sayıda karar şu ana kadar IPR Gezgini içeriğinde değerlendirilmiş ve özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bu durum hakkındaki yorumu açıklanmaya çalışılmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T-106/00 sayılı kararında açıkça belirtildiği üzere bir markanın AB üyesi ülkelerde veya diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, bu ülkeler başvuruyu oluşturan kelime markasının ait olduğu dilin konuşulduğu ülkeler olsa da, OHIM’in markayı reddetmemesi için dayanak teşkil etmeyecektir: “47. Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere (bkz. T-32/00 sayılı dava, Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3289, paragraph 47), Topluluk markası sisteminin, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistem olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu, ç.n.) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.
48. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı mevzu dışıdır (kabul edilebilir içerikte değildir). Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.” ( http://iprgezgini.org/2013/12/16/streamserve-karari-ayni-markanin-farkli-ulkelerde-onceden-tescil-edilmesi-hususunun-ve-inceleme-ofisinin-onceki-kararlarinin-marka-incelemesine-etkisi/ )
Marka mevzuatları birbirleriyle benzer olsa da, mevzuatın uygulanması esas alındığında, standart hale gelmiş gelişmiş ülke uygulamaları içerikli bir bütünden bahsedilmesi mümkün değildir. Hele ki, aynı başvurunun aynı ofis içerisinde farklı uzmanlarca farklı şekilde değerlendirilebileceği gerçeği de ortadayken, amaç, birçok ofis açısından genellikle ofis içi uyumu en üst noktaya taşımak olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla birlikte, önemli yabancı ofis uygulamalarını takip etmek ve uygulamaları mevzuat izin verdiği sürece uyumlaştırmak bir diğer önemli amaç olarak tanımlanabilir. Amaçlar bu şekilde ortaya konsa da, gelişmiş ülkeler uygulaması şeklinde bir standarttan bahsedilemeyeceğinden, her gelişmiş ülke ofisinde kararları nihayetinde bireyler verdiğinden ve her bireyin her vakayı, özellikle de borderline (sınırdaki) vakaları, aynı şekilde yorumlaması beklenemeyeceğinden, vaka bazında her ülke ofisinden aynı kararı beklemek hayalcilikten öteye gitmeyecektir.
Uzunca ve planladığımın daha ötesine geçen bir giriş bölümü yazmakla birlikte, okuyucuların tahmin edeceği üzere bu yazı farklı ofislerce farklı biçimde yorumlanan bir marka tescil başvurusuna ilişkin olacak. Yazı içeriğinde değerlendirilecek başvuru hakkındaki ret kararının gelişmiş ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip İsviçre inceleme ofisine ait bir karar olmasının, neredeyse her itirazda gelişmiş ülke ofislerinin uygulamalarını tartışmasız doğru olarak işaret edenlerin fikirlerini bir kez daha gözden geçirmelerini sağlayacağını ümit ediyorum.
Yazının konusu karar hakkında bilgi edinmemi sağlayan ve her zaman ilgiyle takip ettiğim “Marques Class 46” bloğuna ve blogda ilgili yazıyı kaleme alan Mark Schweizer’a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. (bkz. http://www.marques.org/class46/ , 06/10/2014 yayın tarihli – “Switzerland: bet you never heard of this ground of refusal” başlıklı yazı)
Alman menşeili “Otto (GmbH & Co. KG)” firması, “sc studio coletti” markasını Madrid Protokolü kapsamında uluslararası sicilde tescil ettirir ve markasının İsviçre dahil çeşitli ülkelere başvuru olarak gönderilmesini talep eder.
Yukarıda yer verilen görsele sahip başvurunun kapsamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil takılar, saatler, çantalar, cüzdanlar, valizler, giysiler, baş giysileri, ayak giysileri gibi mallar bulunmaktadır.
İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu 15/03/2012 tarihinde verdiği bir kararla, Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddeder. Belirtilen ret gerekçesinin içerik olarak 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(g) bendine karşılık geldiğini söylemek yerinde olacaktır.
Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi bilindiği üzere, “Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar” başlığını taşımaktadır. Maddenin bu yazı açısından önemli bölümleri aşağıdaki şekildedir:
“1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.
(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır.”
Aynı maddenin 3. paragrafında madde kapsamında korunacak arma, bayrak, kısaltma ve diğer işaretlerin kayıt yöntemi de belirlenmiştir:
“3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilen listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.
(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.”
Belirtilen hüküm esas alınarak yapılan düzenleme çerçevesinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Uluslararası Bürosu, üye ülkelerden gelen bildirimler çerçevesinde oluşturulan bir veritabanını yönetmekte ve korunması talep edilen işaretleri diğer üye ülkelere ileterek Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi kapsamında öngörülen sistemi işletmektedir. WIPO tarafından oluşturulan, Article 6ter express database olarak anılan ve koruma altına alınmış işaretler arasında çevrimiçi araştırma yapmayı sağlayan veritabanına http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp adresinden erişilmesi mümkündür.
Veritabanında yapılan araştırma, İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün “sc studio coletti” başvurusunu reddetmesine dayanak olan koruma altındaki kısaltma hakkında takip eden bilgilerle karşılaşmamızı sağlamıştır:
Veritabanına göre koruma altındaki “SC” ibaresi, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”nin kısaltması olarak 30/09/2009 tarihinden itibaren Qo1327 sayıyla koruma altına alınmıştır.
Görüldüğü üzere, koruma altındaki kısaltma “SC” harflerinden ibarettir ve “sc studio coletti” başvurusunun “studio” ve “coletti” parçalarının ve başvurunun mal listesini oluşturan 14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların koruma konusu uluslararası sözleşmeyle hiçbir bağ veya ilintisi bulunmamaktadır. Bir diğer deyişle, kanaatimizce “sc studio coletti” başvurusu, başvuruyu oluşturan öğelerin bütünü esas alındığında, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”ni çağrıştırmadığı gibi, mal listesi itibarıyla da bu sözleşme ile bağlantı kurulmasını sağlayacak herhangi bir unsur içermemektedir. Bu itibarla, başvuruda sadece “SC” harflerinin yer alması, başvurunun Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddedilmesini gerektirir mi sorusu ortaya çıkmaktadır.
Yazının önceki bölümlerinde belirttiğimiz üzere gelişmiş bir ülke ofisi olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne göre bu sorunun yanıtı evettir ve İsviçre Federal İdare Mahkemesi de bu ret kararını onaylamıştır.
Peki, uluslararası başvuru kapsamında seçilen ve gelişmiş ülke kategorisine girmediklerini var sayabileceğimiz gelişmekte olan ülke ofislerinden herhangi birisi aynı başvuruyu İsviçre ile aynı gerekçeyle reddetmiş midir? Bir de buna bakmak yerinde olacaktır.
WIPO Romarin veritabanından 1068756 sayılı “sc studio coletti” markası için yapılacak bir araştırma, belirtilen uluslararası tescil kapsamında seçilen Bosna Hersek, Belarus, İsviçre, Çin, Hırvatistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna arasından, 02/11/2014 tarihi itibarıyla, Rusya Federasyonu, Çin, Türkiye ve İsviçre’nin başvuruyu kısmen veya tamamen reddettiğini göstermektedir. Belirtilen ülkelerden Rusya Federasyonu, Çin ve Türkiye başvuruyu önceden tescilli markalarla benzerlik nedeniyle reddetmişken, yalnızca İsviçre’nin başvuruyu Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddettiği görülmektedir. Uluslararası tescil, Avrupa Birliği’nde tescilli esas markaya dayandığından, markanın OHIM tarafından da tescile değer bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, marka OHIM tarafından tescil edilmişken ve birçok diğer ülkenin de markayı benzerlik dışındaki gerekçelerle reddetmediği ortadayken, gelişmiş bir ülke ofisi olduğu ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip bulunduğu açık olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu Paris Sözleşmesi’ne aykırılık gerekçesiyle reddetmesinin gelişmiş ülke ofisi her zaman doğruyu yapar bakış açısıyla açıklanması mümkün gözükmemektedir. İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün başvuruyu belirtilen gerekçeyle reddetmesinin yerinde olup olmadığı konusunda fazlaca yorum yapmadan, değerlendirmeyi okuyuculara bırakmayı tercih ediyorum.
Varmaya çalıştığımız sonuç, şu ana dek yazılanlardan kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, marka incelemesinde standartlaşmış bir gelişmiş ülke uygulamasından bahsedilmesinin mümkün olmamasının yanısıra, gelişmiş bir ülke ofisi tarafından verilen her kararın her şartta mutlak doğru kararmış gibi değerlendirilmesinin mümkün olmadığıdır. Gelişmiş ülke ofislerinin birbirlerinden farklılaşan kararları ve uygulamaları böyle bir tespitin yerinde olması ihtimalini en başta ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, kanaatimizce, ofis ret kararlarının ortadan kaldırılması için yapılan itirazlarda, sadece yabancı ofis kararlarına dayanmak pek de güçlü bir argüman olarak gözükmemektedir, ki yukarıda yer verdiğimiz “streamserve” markasına ilişkin T-106/00 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı da aynı yönde tespitler içermektedir.
Bir ret gerekçesi olarak Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine dönülecek olursa, maddenin neredeyse her ülkenin marka mevzuatında bir ret gerekçesi olarak bulunduğu, buna karşın, birçok ülkenin bu maddeyi oldukça farklılaşan değerlendirmelere tabi tuttuğu ortadadır. Dolayısıyla, maddenin detaylı değerlendirmesi kanaatimizce ayrı bir yazıda derinlemesine yapılmalıdır. Bu değerlendirmeyi başka bir yazıda yapmak yerinde olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Kasım 2014