EREsp 1332417 / RS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE QUANDO SE TRATAR DE PATENTES OU DESENHOS INDUSTRIAIS (HIPÓTESE DOS AUTOS). REGRA EXPRESSA DA LEI 9.279/1996 (ARTS. 56, § 1º, E 118). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INPI NA DEMANDA.
1. Ação ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergência interpostos em 3/5/2022. Autos encaminhados à Relatora em 16/5/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial.
3. A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas.
4. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal.
5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.
6. Ademais, havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República.
7. Embargos de divergência conhecidos e providos.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Marco Buzzi acompanhando a Sra. Ministra Relatora, por unimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento, para o fim de, reconhecendo a possibilidade de arguição de nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, nos termos do art. 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise a invalidade apontada pelos embargantes, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
É possível a arguição de nulidade de patentes e desenhos industriais como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial, conforme autorizado pela Lei 9.279/1996, sem usurpação da competência da Justiça Federal, desde que a relação jurídica processual não envolva o INPI e o reconhecimento da nulidade ocorra em caráter incidental, operando efeitos inter partes.