REsp 2061199 / RJ
DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE
NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR TRINTA ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE
PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis, item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, admitindo-se prova em contrário.
2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei 9.279/1996, art. 166).
3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras, ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso, ao menos nesse período, atraindo o instituto do venire contra factum proprium. Rever essas premissas fáticas demandaria a superação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2) relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007, deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento das respectivas extinções.
5. Recurso especial parcialmente provido.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Nos termos da Convenção da União de Paris, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro.