REsp 2121088 / RJ
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA CHIQUITITAS. IMPRESCRITIBILIDADE.
ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO: EXISTÊNCIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA REGISTRADA EM OUTRO PAÍS E MÁ-FÉ NO PEDIDO DE REGISTRO. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 174 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Ação distribuída em 8/7/2019. Recurso especial interposto em 17/7/2023. Autos conclusos à Relatora em 8/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão de declaração de nulidade da marca nominativa da recorrente (CHIQUITITAS) está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.
3. São imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente.
Precedente da Terceira Turma.
4. Inexistência, no particular, de registro de marca, concedido às recorridas em outro país, para identificar produtos idênticos ou similares aos assinalados pela marca impugnada.
5. Não preenchido o suporte fático previsto no art. 6 bis da CUP (titularidade de marca notoriamente conhecida registrada no exterior), afigura-se inaplicável a consequência jurídica nele prevista (imprescritibilidade da pretensão anulatória).
6. A ação de nulidade fundamentada na proteção conferida pelo art. 124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial às obras artísticas e científicas e a seus títulos sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 desse diploma legal.
7. Tratando-se de exceção à regra geral vigente no ordenamento jurídico, segundo a qual o exercício das pretensões está sujeito a prazo extintivo, a norma de imprescritibilidade prevista na Convenção de Paris não comporta interpretação extensiva ou por analogia.
8. Destarte, considerando (i) a não incidência da exceção prevista no art. 6 bis (3) da CUP à hipótese dos autos, (ii) a data da concessão do registro da marca impugnada e (iii) a data de ajuizamento da presente ação, impõe-se reconhecer, ante o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI, a prescrição da pretensão anulatória deduzida pelas recorridas.
9. Recurso especial provido.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
A pretensão de nulidade de registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida é imprescritível, desde que comprovada a má-fé do requerente e a marca notoriamente conhecida esteja registrada em outro país. Caso contrário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 174 da LPI.