REsp 1766773 / RJ
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE. TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; ii) do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, iii) da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e iv) da adequação da verba honorária fixada na hipótese.
3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.
4. Além da observância principio lógica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art.
6º, bis, "3"). Precedentes.
6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
O registro de uma marca deve ser feito com observância ao princípio do ineditismo em seu ramo de atividade, sendo vedado o registro de sinais que reproduzam ou imitem marcas anteriores, evitando confusão ou associação. O prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 anos, exceto em casos de má-fé, que podem ser requeridos a qualquer tempo. A Justiça Federal não é competente para julgar pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e cancelamento de endereço eletrônico.